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Deal or no deal, what an IP-law question!

von Ines Traxler, Roman Büchel | 15.02.2019

Am 29. März 2017 sagte das Vereinigte Königreich formell Farewell und löste damit das zweijährige Verfahren zum Austritt aus der Europäischen Union aus. Und, as far as we know today, wird es die Union auf den Tag genau zwei Jahre nach diesem Ereignis verlassen. Wie der Austritt genau erfolgen wird, ist nach wie vor unklar. Denn das zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union ausgehandelte Brexit-Abkommen wurde vom Unterhaus des Vereinigten Königreichs bekanntlich abgelehnt. Was bedeutet das nun für Inhaber von Marken, Mustern und anderen Immaterialgüterrechten?

Robert Anasch

Keep calm and carry on

Ob es nun zu einem „No-Deal“-Brexit oder einem solchen mit Deal kommt, wird – nach derzeitigem Standpunkt – für Inhaber und Nutzer von Markenrechten keinen großen Unterschied machen. So weisen das Arbeitsprogramm der Regierung des Vereinigten Königreichs im Falle eines No-Deals als auch der Verordnungsentwurf „The Trade Marks (Amendment etc) (EU-Exit) Regulations 2018“ („TM Exit Regs“) des Parlaments, welcher im Falle eines Deals zur Anwendung gelangt und mit dem das Markengesetz des Vereinigten Königreichs aus 1994 abgeändert werden soll, weitgehende Analogien auf. Die TM Exit Regs umfassen 25 Seiten Gesetzgebung, welche mit dem Tag des tatsächlichen Ausstiegs („Exit-Day“) in Kraft treten.

Inhaber von bereits vor dem Exit-Day registrierten Unionsmarken können aufatmen, denn Art 1 Abs 1 der TM Exit Regs sieht sozusagen eine automatische und unentgeltliche Kopie des vorhandenen Unionsmarkenregisters vor. Bereits registrierte Unionsmarken sollen daher zukünftig so behandelt werden, als ob diese nach dem Markengesetz des Vereinigten Königreichs aus 1994 eingetragen worden wären, wodurch die Verfahrensbestimmungen des Vereinigten Königreichs zur Eintragung von Markenrechten fingiert werden. Das Register des Vereinigten Königreichs übernimmt dabei sowohl Waren- und Dienstleistungsklassen, für welchen die Unionsmarke eingetragen ist, als auch die Priorität, die aufgrund des Prinzips, dass zeitlich früher angemeldete und registrierte Marken Vorrang gegenüber späteren Marken genießen, von Bedeutung ist. Diese „kopierten“ Marken werden als „vergleichbare Marken (EU)“ / „comparable trade mark (EU)“ bezeichnet. Vorbehaltlich anderer Vereinbarungen zwischen privaten Vertragsparteien, wie etwa zwischen Lizenznehmer und Lizenzgeber, werden auch bereits bestehende Lizenzen und Koexistenzvereinbarungen über eine Unionsmarke auf die „kopierte“ Marke übernommen. Das Patent- und Markenamt des Vereinigten Königreichs hat die vergleichbaren Marken (EU) so bald wie möglich nach dem Exit-Day in das Markenregister des Vereinigten Königreichs einzutragen. Der Unionsmarkeninhaber kann sich einer solchen Kopie und somit der Eintragung seiner Unionsmarke als vergleichbare Marke (EU) im Markenregister des Vereinigten Königreichs dadurch widersetzen, dass er am oder nach dem Exit-Day eine Opt-out-Mitteilung einbringt. Diese Opt-out-Möglichkeit ist in Art 2 der TM Exit Regs zu finden und ist zugleich einigen Restriktionen unterworfen. So darf die vergleichbare Marke (EU) bislang im Vereinigten Königreich weder verwendet, lizenziert noch an bestimmten Transaktionen beteiligt gewesen sein. Ein Opt-out soll ebenso dann nicht möglich sein, wenn bereits ein Verfahren, das sich auf die vergleichbare Marke (EU) stützt, eingeleitet wurde.

Eine bereits in das Markenregister des Vereinigten Königreichs übernommene vergleichbare Marke (EU), deren Gültigkeit innerhalb von sechs Monaten nach dem Exit-Day ausläuft, kann verlängert werden. Wird vom Markeninhaber eine solche Verlängerung nicht vorgenommen, hat das Patent- und Markenamt des Vereinigten Königreichs diesen über den Ablauf der Eintragung und darüber, wie die Eintragung erneuert werden kann, zeitnah zu informieren. Der Inhaber der vergleichbaren Marke (EU) hat anschließend sechs Monate Zeit, einen Antrag auf Verlängerung zu stellen.

Spezielle Vorschriften haben auch Inhaber von Unionsmarken, welche in einem Zeitraum von sechs Monaten vor dem Exit-Day auslaufen, zu beachten. Solche Unionsmarken werden als „abgelaufene Unionsmarken“ bezeichnet und werden den bestehenden Unionsmarken zunächst gleichgesetzt, sodass es grundsätzlich zu einer Übertragung als vergleichbare Marke (EU) kommt. Ungeachtet der Eintragung als vergleichbare Marke (EU), die sich aus der abgelaufenen Unionsmarke ergibt, ist die Eintragung der vergleichbaren Marke (EU) bis zu ihrer Erneuerung nach Art 23 TM Exit Regs abgelaufen. Wird demnach die Eintragung einer abgelaufenen Unionsmarke nach den Vorschriften des Art 53 UMV erneuert, muss das Patent- und Markenamt des Vereinigten Königreichs ebenso die Eintragung der vergleichbaren Marke (EU) erneuern.

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn sich Unionsmarken zum Zeitpunkt des Exit-Days noch im Anmeldestadium befinden und das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum („EUIPO“) noch nicht über die Eintragung der angemeldeten Unionsmarke entschieden hat. In solchen Fällen sollen die Art 24 – 27 der TM Exit Regs zur Anwendung gelangen, wonach der Inhaber der Unionsmarkenanmeldung binnen neun Monaten nach dem Exit-Day eine Anmeldung für eine neue Marke nach dem Recht des Vereinigten Königreichs einreichen kann. Bei dieser Anmeldung kann sich der Anmelder auf die Unionsmarkenanmeldung beim EUIPO stützen und somit für die nach dem Recht des Vereinigten Königreichs anzumeldende Marke den gleichen Anmelde- bzw Prioritätstag beanspruchen, wie für die zur Eintragung angemeldete Unionsmarke.

Important to know

Der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union tangiert nicht bloß die Neuerungen hinsichtlich der Gültigkeit bzw der Übernahme bestehender Markenrechte, sondern auch bereits anhängige Verfahren und bereits erteilte einstweilige Verfügungen im Zusammenhang mit einer Unionsmarke sind betroffen. Ist eine Unionsmarke am Exit-Day bereits Gegenstand eines anhängigen Verfahrens vor einem bislang als Unionsmarkengericht iSd Art 123 UMV bezeichneten Gerichts des Vereinigten Königreichs, kommt es zu keinem Erlöschen des Verfahrens, sondern zu dessen Fortführung. Das Verfahren ist dabei so fortzuführen, als wäre das Vereinigte Königreich trotz des Ausstiegs aus der Europäischen Union noch ein Mitgliedstaat. Dennoch kommt es zu einer Einschränkung des anhängigen Verfahrens, weil dieses nicht über die Unionsmarke, sondern über die vergleichbare Marke (EU) fortgesetzt wird. Dieser Austausch der bislang verfahrensgegenständlichen Unionsmarke durch die vergleichbare Marke (EU) kann durchaus zur Folge haben, dass sich der Umfang des anhängigen Verfahrens wesentlich einschränkt. So wird etwa die Möglichkeit, auf Grundlage einer Unionsmarke, eine unionsweite einstweilige Verfügung zu erwirken, nicht mehr gegeben sein. Hinsichtlich jeder bereits bestehenden einstweiligen Verfügung, die auf Grundlage einer Unionsmarke erlassen wurde und somit auch bestimmte Handlungen im Vereinigten Königreich verbietet, wird ab dem Exit-Day mit der vergleichbaren Marke (EU) fortgesetzt und bleibt folglich wirksam und vollstreckbar, um die Durchführung von Handlungen zu untersagen, die eine vergleichbare Marke (EU) verletzen oder verletzen würden und zwar im gleichen Umfang wie in Bezug auf die Unionsmarke, aus welcher die vergleichbare Marke (EU) hervorgeht, als ob es sich um eine vom Gericht des Vereinigten Königreichs erlassene einstweilige Verfügung handeln würde.

Aber auch im Falle eines No-Deal-Szenarios möchte die Regierung des Vereinigten Königreichs nach dem 29. März 2019 sicherstellen, dass die Eigentumsrechte an allen eingetragenen Unionsmarken weiterhin geschützt und im Vereinigten Königreich durchgesetzt werden können. Dabei soll es auch zur Bereitstellung einer, im Vergleich zur eingetragenen Unionsmarke, gleichwertigen Marke nach dem Recht des Vereinigten Königreichs kommen, mit welcher der Rechteinhaber einer bestehenden Unionsmarke ein gleichwertiges Recht erhält, welches im Vereinigten Königreich durchsetzbar ist. Auch hinsichtlich der Unionsmarkenanmeldungen, über welche das EUIPO am Tag des Exit-Day noch nicht entschieden hat, soll die Möglichkeit geschaffen werden, unter den für das Anmeldeverfahren geltenden Regeln des Vereinigten Königreichs, ein gleichwertiges Recht nachzureichen, für welches ebenso der Anmelde- bzw Prioritätstag der angemeldeten Unionsmarke in Anspruch genommen werden kann. Diese Regelungen sollen auch hinsichtlich der Gemeinschaftsgeschmacksmuster zur Anwendung gelangen.

Bezüglich eines No-Deal-Szenarios, in welchem weder ein Austrittsabkommen noch ein Abkommen über die künftige Zusammenarbeit zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich abgeschlossen wurde, hat die Law Society Leitlinien für Anwälte veröffentlicht, in welchen rechtliche Schritte beschrieben werden, die Anwälte unter Umständen bei Eintritt eines solchen Szenarios in Betracht ziehen müssen. Es werden dabei auch die Auswirkungen auf das Urheberrecht und den Rundfunk, auf die markenrechtliche Erschöpfung, auf Domainnamen sowie auf bereits laufende Verfahren und die Anerkennung ausländischer Urteile als auch die Auswirkungen auf im Vereinigten Königreich zugelassene Rechtsanwälte hinsichtlich ihrer Vertretungsbefugnis vor den Gerichten und Institutionen der Union beschrieben.

What’s next?

However, the only thing that’s certain is uncertainty – denn vollkommene Rechtssicherheit wird erst nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union eintreten. Dies zum einen, weil es sich bei den TM Exit Regs lediglich um einen Verordnungsentwurf handelt, welcher zudem nur markenrechtliche Bestimmungen enthält, und zum anderen, weil das Arbeitsprogramm im Falle eines No-Deal-Szenarios noch genauer ausgearbeitet werden muss. In der Zwischenzeit heißt es wohl: Abwarten und Tee trinken.

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